상속행정3심파기환송확정
우선권무효처분취소
대법원 · 2016두58543 · 선고 2019.10.17
판결 요지
- 1우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT’라 한다)이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다. 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 제8조 ⑵⒝]. 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 ‘선출원 발명’이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 ‘우선권 주장일’이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항). 따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다. 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.
- 2甲 등이 乙이 출원한 제1 내지 제5 선출원 발명(이하 ‘선출원들’이라 한다)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였고, 丙이 甲 등으로부터 선출원들을 기초로 우선권을 주장하여 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT’라 한다)이 정한 국제출원(이하 ‘PCT 국제출원’이라 한다)을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 5개의 PCT 국제출원(이하 ‘후출원들’이라 한다)을 하면서 선출원들을 기초로 우선권을 주장하였는데, 그 후 丁 등이 후출원들에 관한 권리를 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였고 특허청장에게 후출원들에 관하여 선출원들에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였으나, 특허청장이 후출원들의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않는다는 등의 이유로 각 우선권 주장을 무효로 하는 처분을 한 사안에서, 丙은 후출원을 할 때 선출원들을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 선출원들에 관하여 특허청장에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 후출원 시에 선출원들에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없고, 丙이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 되는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.
이 판결의 결론에 동의하시나요?
판결(법리·결론)에 대한 의견이며, 재판부 개인에 대한 평가가 아닙니다.
본문 (비실명 발췌)
【원고, 상고인】 제닙 피티이 엘티디(GENIP PTE. LTD) 외 1인 (소송대리인 변호사 윤인성 외 3인) 【피고, 피상고인】 특허청장 【원심판결】 서울고법 2016. 10. 11. 선고 2016누30905 판결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다. 【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. …
적용·참조 조문 / 쟁점
[1] 특허협력조약 제8조 ⑵⒝특허법 제33조 제1항제37조 제1항제38조 제4항제52조제53조제55조 제1항제3항특허법 시행규칙 제7조 제1항제26조 제1항[2] 특허협력조약 제8조 ⑵⒝특허법 제33조 제1항제37조 제1항제55조 제1항제3항특허법 시행규칙 제7조 제1항제26조 제1항
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