지식재산특허3심파기환송확정
등록무효(특)
대법원 · 2017후1274 · 선고 2019.10.17
판결 요지
- 1특허협력조약이 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 한 경우, 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령에 따르는지 여부(적극) / 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하는 경우, 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보아야 하는지 여부(적극) / 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계한 경우, 우선권 주장을 할 수 있는지 여부(적극) 및 이때 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야 하는지 여부(소극)
- 2甲이 乙이 출원한 선출원 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였고, 丙이 甲으로부터 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)이 정한 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 PCT 국제출원을 하면서 선출원에 관하여 특허출원인변경신고를 하지 않은 채 선출원 발명에 기초하여 우선권을 주장하였으며, 그 후 후출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 순차 양수한 丁 외국회사가 특허출원인명의를 변경하였고 특허청장에게 특허법 제203조에 따라 후출원에 관하여 선출원 발명에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하여 특허권설정등록이 이루어지자, 戊 주식회사가 특허발명의 등록무효를 구한 사안에서, 후출원 시에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 丁 회사의 우선권 주장을 인정하지 않고, 우선권 주장일 이후에 공개된 선행발명과 특허발명이 실질적으로 동일하다고 보아 특허발명의 신규성이 부정되어야 한다고 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례
이 판결의 결론에 동의하시나요?
판결(법리·결론)에 대한 의견이며, 재판부 개인에 대한 평가가 아닙니다.
본문 (비실명 발췌)
【원고, 상고인】 인포브릿지 피티이 엘티디(INFOBRIDGE PTE, LTD.) (소송대리인 변리사 유종우) 【피고, 피상고인】 삼성전자 주식회사 (소송대리인 특허법인 가산 외 3인) 【원심판결】 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허9851 판결 【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 【이 유】 1. 상고이유 제1점을 판단한다. 가. 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT’라 한다)이 정한 국제출원(이하 ‘PCT 국제출원’이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 ‘PCT 자기지정출원’이라 한다). …
적용·참조 조문 / 쟁점
[1] 특허협력조약 제8조 (2)(b)특허법 제33조 제1항제37조 제1항제38조 제4항제52조제53조제55조 제1항제3항특허법 시행규칙 제7조 제1항제26조 제1항[2] 특허협력조약 제8조 (2)(b)특허법 제33조 제1항제37조 제1항제55조 제1항제3항제133조제203조특허법 시행규칙 제7조 제1항제26조 제1항
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