특허권존속기간연장신청불승인처분취소청구
대법원 · 2014두37702 · 선고 2018.10.04 · 피인용 0회
판결 요지
- 1(가) 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것) 제53조 제2항, 제3항(이하 두 조항을 ‘위임조항’이라 한다)의 위임에 따른 구 특허법 시행령(1990. 8. 28. 대통령령 제13078호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제9조의2 제1항 제1호는 특허권 존속기간 연장신청의 대상으로 제조품목허가를 받아야 하는 의약품 발명에 관하여 규정하고 있을 뿐, 수입품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명에 관하여 명시적 규정을 두고 있지 않다. (나) 특허권의 존속기간 연장제도의 취지를 감안해 보면, 제조품목허가를 받아야 하는 의약품과 수입품목허가를 받아야 하는 의약품은 모두 활성·안전성 등의 시험을 거쳐 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못한다는 점에서 차이가 없고, 위임조항은 허가 또는 등록을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우에 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다고 하고 있을 뿐, 수입품목허가를 받아야 하는 의약품을 존속기간 연장대상에서 제외하지 않고 있다. 구 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호 시행 이후인 1995. 1. 1. 발효된 ‘세계무역기구 설립을 위한 마라케쉬 협정 부속서 1다 무역관련 지적재산권에 관한 협정’(이하 ‘지적재산권 협정’이라 한다) 제27조 제1항은 "발명지, 기술분야, 제품의 수입 또는 국내 생산 여부에 따른 차별 없이 특허가 허여되고 특허권이 향유된다."라고 규정하고 있는데, 구 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호와 같이 수입품목허가를 받아야 하는 의약품에 대해 존속기간 연장을 일체 허용하지 않으면 제품의 수입 또는 국내 생산 여부에 따른 차별에 해당될 수 있다. 2000. 6. 23. 개정된 구 특허법 시행령(대통령령 제16852호로 개정된 것, 이하 ‘2000년 특허법 시행령’이라 한다)이 존속기간 연장등록의 대상에 의약품 수입품목허가를 받아야 하는 발명을 포함시킨 제7조 제1호에 관하여 소급적용을 금지하는 별도의 경과규정을 두고 있지 않아 지적재산권 협정 제27조 제1항의 발효 이전에 출원되어 수입품목허가를 받은 특허발명의 경우에도 위 시행령 시행일인 2000. 7. 1. 이후에 연장등록출원을 하면 연장대상에 포함시켰다. (다) 위임조항의 입법 취지 등에 위임조항 시행 이후 발효된 지적재산권 협정의 내용 및 2000년 특허법 시행령의 개정 내용 등을 종합하면, 위임조항에 의하여 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 제조품목허가뿐만 아니라 수입품목허가를 받아야 하는 의약품 발명도 포함되는 것으로 해석할 수 있고, 구 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호가 의약품 수입품목허가에 관한 약사법 제34조 제1항을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다.
- 2행정행위가 재량성의 유무 및 범위와 관련하여 이른바 기속행위 내지 기속재량행위와 재량행위 내지 자유재량행위로 구분된다고 할 때, 그 구분은 당해 행위의 근거가 된 법규의 체재·형식과 문언, 당해 행위가 속하는 행정 분야의 주된 목적과 특성, 당해 행위
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호 판결을 사실상 무용 한 것으로 만드는 결과가 된다.). 3. 다만, 구 특허법은 특허권에 대한 존속기간연장신청이 있더라도 이를 공시하는 방법 에 대해 별도의 규정을 두지 않았는바, 이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록 원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았 2024년 특허법원 주요판례모음 | Ⅱ. 특허법(실용신안법) 156 으므로 피고로서는 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악 할 수 없었다. 이와 같은 사정 등을 고려할 때, 피고가 원고로부터 이 사건 내용증명 을 송달받기 이전까지의 기간 동안은 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었다고 보 아야 한다. 한편, 과실 인정의 전제가 되는 주의의무는 행위자가 행위 당시 인식하고 있었던 사실 및 예견할 수 있었던 사실 등 구체적 사정에 따라 달라질 수 있는데, 특허침해 가능성 에 대한 주의 촉구를 받은 경우에는 특허침해 결과를 회피할 주의의무가 더욱 강화된 다고 볼 수 있다. 그런데 원고는 이 사건 내용증명을 통해 피고에게 이 사건 특허에 대 한 존속기간 연장승인신청을 하였으므로 원 존속기간 만료일 이후에도 연장된 기간만 큼 이 사건 특허에 기한 권리행사가 가능하다는 점을 알렸으므로, 피고로서는 존속기 간 연장승인처분에 따라 특허권의 존속기간이 연장될 가능성 및 피고의 실시 행위가 존속기간이 연장된 특허권을 침해할 가능성에 대해 검토할 주의의무가 있다고 봄이 타당하다. 즉, 피고로서는 이 사건 내용증명을 송달받은 이후에는 이 사건 불승인처분 이 취소될 경우 이 사건 특허권의 존속기간이 연장될 수 있어서 피고 제품의 생산 행 위가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 결과가 될 수 있다는 점을
참고자료 발췌 정보로, 일반 정보 제공이며 법률 자문이 아닙니다.
쟁점별 4단 흐름
쟁점(A·B·C·D)별로 원고 주장 → 피고 변론 → 법원 판결 → 결과를 따라가세요(정보 제공이며 자문 아님).
원고 측 주장
→피고 측 변론
→법원 판결
→결과
원고 측 주장
원고는 청구원인을 들어 권리를 주장함(본문 참조).
피고 측 변론
피고는 이를 다투며 항변함(본문 참조).
법원 판결
[1] (가) 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것) 제53조 제2항, 제3항(이하 두 조항을 ‘위임조항’이라 한다)의 위임에 따른 구 특허법 시행령(1990. 8. 28. 대통령령 제13078호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제9조의2 제1항 제1호는 특허권 존속기간 연장신청의 대상으로 제조품목허가를 받아야 하는 의약품 발명에 관하여 규정하고 있을 뿐, 수입품목허가를 받아야 하
결과
원고 패 — 청구가 기각됨
본문 (비실명 발췌)
【원고, 피상고인】 노파르티스 아게(Novartis AG) (소송대리인 변호사 이재홍 외 6인) 【피고, 상고인】 특허청장 【피고보조참가인, 상고인】 에스케이디스커버리 주식회사(변경 전 상호: 에스케이케미칼 주식회사) (소송대리인 법무법인 광장 외 1인) 【피고보조참가인의 소송절차수계신청인】 에스케이케미칼 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 지영철 외 3인) 【원심판결】 서울고법 2014. 5. 16. 선고 2013누48417 판결 【주 문】 상고를 모두 기각한다. 상고비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고보조참가인이, 나머지는 피고가 각 부담한다. 소송절차수계신청인의 소송절차수계신청을 기각한다. 소송절차수계신청으로 인한 비용은 소송절차수계신청인이 부담한다. …
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