특허출원인명의변경·손해배상(지)
대법원 · 2011다77313,77320 · 선고 2014.11.13 · 피인용 0회
판결 요지
- 1직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다.
- 22인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제2항], 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다.
- 3양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다. 한편 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)으로 하여금 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제1
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, 77320 판결, 대법 원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 등 참조). 2) 원고는 처분보상금・자사실시보상금・타사실시보상금・미실시보상금 등 피고의 이용형태별로 항목을 나누 어 보상금 산정내역을 밝히고 있었다. 그러나 대상판결은 위와 같은 이용형태별이 아니라 직무발명별로 보상금을 산정하면서, 다만 그 이용형태별 평가금액을 보상금 산정을 위한 자료로 참작하는 판단구도를 보여주었다. 2024년 특허법원 주요판례모음 | Ⅱ. 특허법(실용신안법) 170 2. 종업원이 직무발명에 대한 권리를 사용자로 하여금 승계하게 하였음을 들어 보상금의 지급을 구하는 소송에서 법원이 그 정당한 보상금의 범위를 결정할 때에는, 그 승계 시점을 기준으로 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 직무발명의 완성에 사용 자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하되, 승계 당시의 자료만으로는 장래 사용자가 얻 을 이익을 객관적으로 산정하기가 어려우므로 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 직무발명의 객관적 가치(경제적 이용가능성) 및 대체기술의 존재 여부 뿐만 아니라, 승계 이후 실시・양도・실시허락 등 사용자의 구체적인 직무발명의 이용 상황 및 사업화 경위 등의 간접사실들을 종합적으로 참작하여 사용자의 독점적・배타 적 이익을 합리적으로 추산할 수 있고, 직무발명에 이르기까지의 사용자의 인적・물적 자원제공, 종업원의 직무내용과 연구경력, 공동발명인 직무발명의 경우 해당 종업원 의 기여 정도 등의 간접사실들을 참작하여 직무발명의 완성에 대한 사용자와 종업원 의 공헌 정도를 판단하여야 한다. 3. 법정채권은 그 법규가 속한 국가의 통화에 의하여 성립하는 것이고, 직무발명보상금 청구권은 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한 시점에 발생하는 법정채권이므 로, 우리나라의 통화에 의하여 변제하는
참고자료 발췌 정보로, 일반 정보 제공이며 법률 자문이 아닙니다.
쟁점별 4단 흐름
쟁점(A·B·C·D)별로 원고 주장 → 피고 변론 → 법원 판결 → 결과를 따라가세요(정보 제공이며 자문 아님).
원고 측 주장
→피고 측 변론
→법원 판결
→결과
원고 측 주장
원고는 청구원인을 들어 권리를 주장함(본문 참조).
피고 측 변론
피고는 이를 다투며 항변함(본문 참조).
법원 판결
[1] 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정
결과
파기환송 — 원심을 파기하고 환송함 (주문: 원심판결 중 Q22 합금 발명의 특허권에 관한 손해배상청구에 대한 피고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사…)
본문 (비실명 발췌)
【원고, 피상고인 겸 부대상고인】 주식회사 인터프랙스퀀텀 (소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 이주흥외 4인) 【피고, 상고인 겸 부대피상고인】 【원심판결】 서울고법 2011. 8. 17. 선고 2011나4577, 4584 판결 【주 문】 원심판결 중 Q22 합금 발명의 특허권에 관한 손해배상청구에 대한 피고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다. 원고의 부대상고를 기각한다. 【이 유】 상고이유와 부대상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들과 답변서의 각 기재는 상고이유와 부대상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 피고들의 상고이유에 대하여 가. …
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